在相當(dāng)長的一段時間里，鱷魚頭向左還是向右，是大家區(qū)分品牌法國鱷魚和新加坡鱷魚常用辦法，圍繞鱷魚的商標(biāo)爭議也由來已久。日前，北京市高院作出終審判決認(rèn)定，兩個鱷魚商標(biāo)使用在同類商品上，將會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局需對此案重新作出裁定。
據(jù)了解，兩家同樣著力于服飾的公司在商標(biāo)權(quán)上的紛爭已經(jīng)持續(xù)20年之久：2010年，法院曾經(jīng)判決認(rèn)定兩家公司商標(biāo)不構(gòu)成相似，但要求注冊在后的新加坡鱷魚在商標(biāo)使用時采取“避讓”;2018年，拉科斯特股份有限公司(下稱法國鱷魚)認(rèn)為卡帝樂鱷魚私人有限公司(下稱新加坡鱷魚)于2012年在箱包類商品注冊的商標(biāo)與自己的在先商標(biāo)構(gòu)成近似，申請要求商標(biāo)評審委員會(現(xiàn)為國家知識產(chǎn)權(quán)局)對該商標(biāo)宣告無效，國家知識產(chǎn)權(quán)局2018年11月裁定認(rèn)為，兩個鱷魚商標(biāo)不構(gòu)成近似，并對新加披鱷魚商標(biāo)予以維持。此后，法國鱷魚將國家知識產(chǎn)權(quán)局訴至法院。
兩個“鱷魚”商標(biāo)權(quán)糾紛持續(xù)20余年曾被認(rèn)定不構(gòu)成近似
兩家鱷魚公司的糾葛從海外開始蔓延至國內(nèi)。法國鱷魚創(chuàng)辦于1933年，同年在法國注冊“鱷魚圖形”商標(biāo)。1980年至1999年在第18和25類商品上，法國鱷魚在中國注冊了“鱷魚圖形+LACOSTE”商標(biāo)。1994年，其在中國上海設(shè)立第一個專柜。新加坡鱷魚前身是陳賢進(jìn)于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司，1983年更名為現(xiàn)名稱。新加坡鱷魚于1949年申請并于1951年在新加坡獲準(zhǔn)注冊了“crocodile+鱷魚圖形”商標(biāo)。1951至2003年，新加坡鱷魚先后在新加坡、中國香港、印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來西亞、日本、文萊、印度尼西亞、斯里蘭卡、韓國、中國臺灣、泰國、蒙古、尼泊爾、朝鮮、摩洛哥、沙特阿拉伯、斐濟(jì)等國家和地區(qū)在第25類商品上注冊了鱷魚圖形商標(biāo)。1994年，新加坡鱷魚在中國上海開設(shè)第一個專賣店，于1993年、1994年向中國內(nèi)地申請注冊了“CARTELO及鱷魚圖形”商標(biāo)，使用商品分別為第25類和第18類。1969年，新加坡鱷魚曾在日本大阪提起民事訴訟，指控法國鱷魚的銷售商侵犯其商標(biāo)權(quán)。1973年雙方在大阪高等法院達(dá)成和解，新加坡鱷魚同意法國鱷魚在日本注冊“鱷魚圖形”商標(biāo)。1983年6月17日，雙方簽訂和解協(xié)議。1995年，法國鱷魚發(fā)現(xiàn)新加坡鱷魚在中國建立了多家店面，其招牌上印有寫實(shí)風(fēng)格的鱷魚圖形，銷售標(biāo)有“鱷魚圖形”商標(biāo)的服裝產(chǎn)品。2000年5月11日，法國鱷魚以新加坡鱷魚侵犯其注冊商標(biāo)權(quán)為由提起訴訟。
北京市高級人民法院一審認(rèn)為，新加坡鱷魚行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為，其在主觀上并無利用法國鱷魚的品牌聲譽(yù)，造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)之故意;新加坡鱷魚的系列商標(biāo)標(biāo)識經(jīng)過在中國內(nèi)地市場上大規(guī)模、長時間使用后，客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽(yù)。而且，新加坡鱷魚并非僅為“鱷魚圖形”，還標(biāo)有“CARTELO”及“CARTELO及圖”，作為一個整體，新加坡鱷魚能夠有效地與其他標(biāo)有鱷魚形象的商品相區(qū)別。鑒于此，二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征，無論在實(shí)際購買商品時還是在商品售出后使用中均不會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。法院遂判決駁回法國鱷魚的訴訟請求。最高人民法院于2010年12月29日二審判決，駁回上訴，維持原判。
該案此后入選2010年度中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案件之一，最高法指出，侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。由于不同案件訴爭標(biāo)識涉及情況的復(fù)雜性，認(rèn)定商標(biāo)近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外，還需要根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮被訴侵權(quán)人的主觀意圖、注冊商標(biāo)與訴爭標(biāo)識使用的歷史和現(xiàn)狀等其他相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似。
商標(biāo)官司再起改變標(biāo)識縮小差異法院認(rèn)定構(gòu)成近似
2018年，兩家鱷魚商標(biāo)權(quán)案風(fēng)云再起。法國鱷魚向國家知識產(chǎn)權(quán)局(當(dāng)時的商標(biāo)評審委員會)提出，新加坡鱷魚于2012年申請?jiān)诘?8類即箱包等商品上的商標(biāo)，與自己在先注冊的商標(biāo)構(gòu)成近似，要求對該商標(biāo)宣告無效。2018年11月，國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定認(rèn)為，兩家鱷魚在整體外觀、構(gòu)圖方式等方面存在一定差異，且新加坡鱷魚圖形表現(xiàn)形式的商標(biāo)已經(jīng)長期使用，并已在相關(guān)公眾中享有較高知名度，客觀上與法國鱷魚經(jīng)各自長期使用已經(jīng)形成了各自的消費(fèi)群體及市場認(rèn)知，該種經(jīng)長期使用而形成的市場劃分及穩(wěn)定的市場秩序理應(yīng)得到尊重和保護(hù)，故兩家鱷魚商標(biāo)并存，一般不易引起相關(guān)消費(fèi)者對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，也未構(gòu)成近似商標(biāo)，因此裁定對新加坡鱷魚商標(biāo)予以維持。
法國鱷魚不服被訴裁定，將國家知識產(chǎn)權(quán)局訴至法院稱：新加坡鱷魚在商標(biāo)的使用過程中淡化其與法國鱷魚標(biāo)識的區(qū)別，具有故意引起混淆的明顯惡意;新加坡鱷魚此前所主張的共存協(xié)議不包含中國大陸地區(qū)，兩家鱷魚商標(biāo)構(gòu)成近似，違反了商標(biāo)法的規(guī)定。因此訴請法院判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。
日前，北京市高級人民法院公布了該案的終審判決。法院認(rèn)為，最高法在此前兩家鱷魚公司的商標(biāo)糾紛案件判決中曾經(jīng)有過如下兩部分表述：“……新加坡鱷魚在構(gòu)成要素上畢竟與法國鱷魚相關(guān)注冊商標(biāo)具有一定程度的近似性，故新加坡鱷魚在使用相關(guān)標(biāo)識時，應(yīng)保持其與法國鱷魚注冊商標(biāo)有明顯區(qū)分的相關(guān)使用環(huán)境和狀態(tài)，盡可能避讓該公司的注冊商標(biāo)。”
最高法還提到：“根據(jù)在先生效行政裁判，在法國鱷魚已經(jīng)于1979年申請鱷魚圖形商標(biāo)的情況下，新加坡鱷魚于1993年申請了被異議商標(biāo)，新加坡鱷魚商標(biāo)得以注冊的原因在于，其商標(biāo)識主要要素是指定了顏色且在商標(biāo)整體中所占面積較大的‘CARTELO’文字。然而，新加坡鱷魚及其權(quán)利義務(wù)承受人在使用商標(biāo)的過程中，置”適用不包括中國大陸地區(qū)“的事實(shí)以及明確區(qū)分的相關(guān)使用環(huán)境和狀態(tài)的要求于不顧，在其T恤產(chǎn)品上突出使用單條鱷魚圖形商標(biāo);在其開設(shè)于阿里巴巴平臺的店鋪中甚至使用了與法國鱷魚于1979年注冊的鱷魚圖形商標(biāo)形態(tài)一致、僅頭朝向不同的鱷魚圖形標(biāo)識……特別是，在其開設(shè)于上海市松江區(qū)的專賣店中，還使用與法國國旗顏色排列方式一致的三色鱷魚平面模型，其在經(jīng)營行為中使其標(biāo)識與法國鱷魚相混淆的主觀意圖明顯，容易造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)或者認(rèn)為存在特定聯(lián)系。”
結(jié)合最高法的裁判文書，一審法院認(rèn)為，本案中，從商標(biāo)的對比來看，僅僅依據(jù)鱷魚頭部朝向的差異，不能使公眾區(qū)分各自商品來源。從新加坡鱷魚的系列商標(biāo)的情況來看，相關(guān)在先生效判決已認(rèn)定法國鱷魚與新加坡鱷魚商標(biāo)在構(gòu)成要素上具有一定程度的近似性，并對新加坡鱷魚的相關(guān)商標(biāo)使用提出“避讓”要求。新加坡鱷魚提交的證據(jù)不足以證明，其在中國大陸地區(qū)使用不帶“CARTELO”文字的單獨(dú)鱷魚圖形商標(biāo)足以使相關(guān)公眾將兩個鱷魚商標(biāo)予以區(qū)分。
法院認(rèn)為，鑒于兩個鱷魚商標(biāo)使用的商品構(gòu)成類似商品，故新加坡鱷魚與法國鱷魚構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。若兩者共存于相類似商品上，將會導(dǎo)致相關(guān)公眾認(rèn)為新加坡鱷魚商標(biāo)與法國鱷魚商標(biāo)標(biāo)注的商品來源于同一主體，或商品的提供者之間存在某種關(guān)聯(lián)，從而產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。法院判決撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局的前身商標(biāo)評審委員會做出的裁定，并由國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定，日前，北京高院終審維持了一審判決。
近似商標(biāo)應(yīng)該如何認(rèn)定?該案中，為什么兩個鱷魚商標(biāo)之前不構(gòu)成近似，如今法院判決又認(rèn)定構(gòu)成近似?北京中聞律師事務(wù)所律師、北京市知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜亿w虎表示，2014年商標(biāo)法第三十條規(guī)定，申請注冊的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。
法院此前所做的判決已經(jīng)提出，要求新加坡鱷魚規(guī)范使用商標(biāo)，但實(shí)際使用商標(biāo)的過程中，當(dāng)事人沒有嚴(yán)格按照注冊的商標(biāo)樣子使用，而是變化了標(biāo)識的樣子，并且變化后會讓人會產(chǎn)生混淆，因此相關(guān)判決對后續(xù)有參考的作用和意義。
對于商標(biāo)近似的判斷，趙虎律師表示這一直是業(yè)界的一個難題，只能根據(jù)個案分析，雖然現(xiàn)行法律對“近似”的判斷標(biāo)準(zhǔn)也規(guī)定了許多規(guī)則，但在案件審理過程中，還是會在一部分取決于法官的自由裁量權(quán)。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道(見習(xí)記者 王巍)